発明の特許要件 拡大された範囲の先願①
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今日は拡大先願について勉強しましょう！39条との違いに注意です！
目次
１．拡大された範囲の先願
（ⅰ）趣旨
（ⅱ）例外
（a）発明者の同一
（b）出願人の同一
（ⅲ）29条の２に係る判断
（a）特許出願に係る発明
（b）他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案
（c） 請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一か否かの判断の手法
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１．拡大された範囲の先願
（ⅰ）趣旨
以下の矛盾又は弊害を防止する。
①先願の明細書に記載されている発明以外になんら新しい発明を開示しないものに改めて独占権を付与する矛盾
②出願人は、その出願にかかる発明について発明の詳細な説明又は図面において記載した実施例、利用例等についても別出願又は併合出願により権利を取得しておかなければ後願者である他人に権利が付与されるばかりでなく、自らの実施さえも妨げられる恐れ。
③先願者が特許請求の範囲に記載しなかった発明は、広く公共のために提供した公有財産と見るべきだが、後願者に特許を付与することが公有財産の私権化を意味し、公共の利益を害する。
（ⅱ）例外
①先願の明細書等の開示された発明者と後願の発明者が同一である場合
②後願の出願時において先願と後願の出願人が同一である場合
（a）発明者の同一
完全同一。願書に表示された発明者の同一のみをいうわけではない。
実益：
①先願の発明者が刊行物に発表された他人の発明と関連のある発明をし、これをクレームとし、自己の発明を説明する上で、その他人の発明を明細書又は図面に記載した場合、その他人が新規性喪失の例外規定の適用を受けて出願するとき、
②冒認者の出願に遅れて正当権利者が出願するとき、
これらの出願は発明者同一であるから、拒絶されない。
（b）出願人の同一
完全同一。改称・相続・合併等による出願人表示の不一致は、出願人の同一性を防げない。出願人同一は、後願の出願時のみを基準。
立法理由：
先願者が、後日発明の詳細な説明等に記載した発明について別に出願して特許を受けたい場合も生ずるから。
（ⅲ）29条の２に係る判断
条文：
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第３項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報（以下「特許掲載公報」という。）の発行若しくは出願公開又は実用新案法（昭和34年法律第123号）第14条第３項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第36条の２第２項の外国語書面出願にあつては、同条第１項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第１項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
（a）特許出願に係る発明
「請求項に係る発明」
（b）他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案
他の出願の当初明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明又は考案。
当業者が他の出願の記載及び技術常識に基づき、その発明又は考案が実施可能要件を満たすときに限って「他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案」と見るものとする。
（c） 請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一か否かの判断の手法
①請求項にかかる発明と引用発明の発明を特定するための事項との一致点及び相違点の認定。
②他の出願の当初明細書等に記載された事項と請求項に係る発明を特定するための事項とを比較する場合、他の出願の出願時の技術常識を参酌して記載されている事項の解釈を行いながら、一致点と相違点を認定することができる。
③独立した二以上の引用発明を組み合わせて請求項に係る発明と対比してはならない。
相違点がない場合 ⇒ 請求項に係る発明と引用発明は同一。
相違点がある場合 ⇒ 課題解決のための具体的手段における微差は実質同一
選択肢を有する請求項に係る発明について、選択肢中のいずれか一の選択肢のみを発明を特定するための事項と仮定して対比を行い、実質同一であるときは同一。
◆上記手法に代えて、以下の手法もＯＫ。例えば、作用、機能、性質又は特性によって物を特定しようとする記載を含む請求項における２９条の２の判断に有効。
①請求項に係る発明の認定を通常の手法で行う。
②引用発明の認定を通常の手法に従って行う。
③引用発明が下位概念か？
④下位概念に相当すれば、同一。
◆製法限定等を含む場合。
①製造方法により物を特定しようとする場合、引例との厳密な一致点相違点の対比を行わずに、一応の合理的な疑いを抱いた場合には、引例と同一である旨の拒絶理由を通知して、出願人の主張を待つ。出願人の主張で、真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消する。
この取扱は、引例が製造方法に四手物を特定しようとする記載を含む場合には適用しない。
一応の合理的な疑いを抱く場合、
1請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造されたものの引用発明を発見した場合
2出発物質が同一で類似の製造工程により製造されたものの引用発明を発見した場合。
出願後に請求項に係る発明のものと同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合。
3本願の実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合。
②作用、機能、性質又は特性により物を特定しようとする記載を含む請求項の場合で、以下の1、２に該当するものも、引例との厳密な一致点相違点の対比を行わずに、一応の合理的な疑いを抱いた場合には、引例と同一である旨の拒絶理由を通知して、出願人の主張を待つ。
1当該作用等が、標準的なもの、当業者に慣用されているもの、慣用されていないにしても当業者に理解できるもののいずれにも該当しない場合
2標準的な又は当業者に慣用されている作用等が複数合わされた結果、全体として作用等が標準的なものでも当業者に慣用されているものでもないものとなる場合。
一応の合理的な疑いを抱く場合とは、
1請求項の作用等が、他の定義又は試験・測定方法に換算可能であって、換算結果から同一と認められる引例が発見された場合。
2出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが他の出願の当初明細書等に記載されていることが発見された場合。
3本願の明細書等に記載されたものと同一又は類似の発明が引例に記載されていることが発見された場合。
4引用発明と本願発明との間で、作用等により表現された発明を特定するための事項以外の発明を特定するための事項が共通しており、課題又は有利な効果と同一の課題又は効果を引例が有している場合。
☆ §29の２の規定に基づく拒絶理由通知における留意事項
・拒絶理由の対象となる請求項を特定
・引用発明の認定の基礎となった他の出願を表示
・理由を具体的に指摘
具体的には、
①請求項に係る発明として認定した発明を、その発明を特定するための事項を示して特定。
②引用発明の認定の根拠となった他の出願の当初明細書等の記載を特定し、引用発明を特定するための事項を示して引用発明を特定。
①②が一見相違する場合は、同一発明であると判断した理由を具体的に指摘する発明の同一性の判断の手法の取扱いに従ったときはその旨を記載。
一応の合理的な疑い煮物づいて発明が同一である旨の判断に至った場合は、その合理的な疑いの根拠をしめす。
以上でーす！
来週もちょっとだけ先願やりますね！
